Une décision récente (case No D2009-0230)   remet au goût du jour la question de la territorialité des noms de domaine.

Le Plaignant est titulaire de la marque TENNISPLANET enregistrée au Benelux pour les produits et services des classes 9 et 35 depuis  septembre 2000.
La société Tennisplanet LLC a enregistré le nom de domaine [tennisplanet.mobi] lors de l’ouverture de cette nouvelle extension, en 2006, une fois passée la période de réservation prioritaire réservée aux titulaires de marques.

Le Plaignant a développé les arguments classiques en matière d’UDRP en insistant sur la mauvaise foi du Défendeur qui, en tant que client, connaissait bien la marque. Ce dernier avait, de plus, refusé une transaction amiable pour le transfert du nom.
Les faits sont assez anecdotiques et le nom  a été transféré au Plaignant.

Ce qui est intéressant dans cette décision est la ligne de défense choisie par l’avocat du Défendeur : son client entend développer son activité aux Etats Unis où le Plaignant n’a pas de marque.  L’avocat s’insurge que le Plaignant, ayant négligé de réserver le nom de domaine pendant la Sunrise Period, puisse agir contre son client.

Par ailleurs il relève que la marque n’a été enregistrée que pour des produits très limités et conclut : « that would lead to the inacceptable result that a party with a locally registered trademark or locally used trade name would be able to block the use of that trademark or trade name with regard to Internet activities of third parties all over the world ».

Nous pouvons supposer que l’avocat a souhaité utiliser ce dossier pour changer la pratique en matière de noms de domaine et tenter d’appliquer à ces derniers le triangle fondamental des marques : un signe / un produit / un territoire.Ce point de vue, inapplicable au vue des réglementations actuelles, est compréhensible pour les entreprises. Celles-ci doivent composer avec l’annonce régulière de l’ouverture de nouvelles extensions et, pour défendre leur marque sur internet, se voient contraintes d’investir sans cesse dans des réservations de noms dont elles n’auront pas d’usage commercial, et des procédures UDRP.

On en revient à une certaine lassitude des titulaires de marques déjà exprimée en réaction à l’annonce de l’ICANN de l’ouverture de nouvelles extensions génériques l’an dernier et à la question déjà posée sur ce blog : parviendra t’on à assimiler concrètement les noms de domaine à un droit de propriété industrielle auquel s’appliquerait des règles internationales harmonisées ?

Laëtitia Canezza