En matière de licence de marques, les titulaires de marques ont parfaitement conscience des enjeux économiques et des risques liés à un contrat de licence d’usage de la marque mal ficelé.

La situation se corse lorsque la question du nom de domaine se pose…

En effet, au vu de la grande liberté de réservation de noms et l’absence de contrôle de légitimité du déposant par les Registres, nombreux sont les licenciés tentés de déposer ou utiliser un nom de domaine sans l’autorisation expresse du titulaire de la marque équivalente.

Quelques exemples permettent de dresser une typologie de situations conflictuelles :

• L’ex-licencié rancunier : décision UDRP D2009-0308 : dans cette affaire, le défendeur avait été successivement le salarié puis le distributeur licencié du plaignant.  Au final, leur collaboration aura duré 11 ans et vraisemblablement, le licencié a malgré tout continué de se présenter comme distributeur de la marque du plaignant. Ainsi, lorsque le plaignant oublia de renouveler ses noms de domaine, son ex-licencié, lui, s’accorda le droit de se les approprier. La décision fut simple à rendre :
  • Les noms sont bien identiques aux marques du plaignant,
  • Le défendeur n’a aucune légitimité à réserver et utiliser ces noms, d’autant plus que le contrat de distribution était depuis longtemps terminé.
  • La mauvaise foi du défendeur était évidente : il était parfaitement au courant de l’existence des marques du plaignant et se savait illégitime à réserver ces noms puisqu’il n’avait plus l’autorisation du plaignant d’utiliser sa marque.

• L’ex-candidat à un accord de distribution malchanceux : décision D2008-0639 :  le défendeur s’était vu proposer un accord de distribution par le plaignant. Immédiatement, à la demande du plaignant, le défendeur enregistre le nom de domaine qui devait être redirigé vers le site Internet du plaignant. Pour des raisons qui n’appartiennent qu’au plaignant, le contrat de distribution ne fut jamais signé.  L’ex-futur-distributeur, un peu agacé, redirigea le nom de domaine vers le site du concurrent de son ex-futur-partenaire… Néanmoins, en vertu de la règle du cumul des principes d’une plainte UDRP, le plaignant n’a pu obtenir gain de cause : le défendeur avait réservé le nom de domaine en toute bonne foi, sur les instructions de son futur-ex-partenaire.

• Des relations contractuelles complexes et ambigües : CA Versailles 12ème chambre, section 1 Arrêt du 14 septembre 2000 - Sarl Alifax / Sony Corporation et SA Sony France:  En 1992, Sony et Alifax signent un contrat de distribution non exclusive. En 1997, Sony et Alifax, satisfaits de leur collaboration, concluent un accord particulier pour l’élaboration et le lancement du site internet du distributeur, identifié sous le nom de domaine “www.espace-sony.com” réservé par Alifax.  En 1999, un nouvel accord de distribution est conclu, remplaçant celui de 1992 et par lequel la société Sony enjoignait Alifax de cesser l’usage du nom [espace-sony.com] et de bien vouloir le lui transférer. Alifax, n’a accepté ce transfert que sous certaines conditions techniques et financières considérées comme « inacceptables » par Sony. Au final, la Cour d’Appel a conclu qu’il n’y avait pas de contrefaçon de marque mais qu’Alifax devait néanmoins respecter les termes de l’accord et cesser l’usage du nom visé et le faire transférer au titulaire de la marque.

• Le licencié quasi-exclusif débouté : décision D2008-1859 Les conflits ne portent pas forcément qu’entre licencié et titulaire de marque. Un licencié exclusif est en droit d’agir en cas de contrefaçon de marque et pour une plainte UDRP.  Mais si la licence est trop restrictive, le licencié peut se voir annuler ce droit. En l’espèce, le défendeur était le licencié exclusif en Europe de la marque Quicksilver, en mesure de prouver son droit d’agir auprès de l’OMPI.  Malheureusement, le contrat de licence était limité à certains produits et pour une zone géographique précise. L’expert s’est posé la question du droit du licencié à introduire une plainte UDRP au vu des restrictions de la licence et dans la mesure où d’autres licenciés « exclusifs » sur d’autres territoires que l’Union Européenne auraient tout autant droit d’agir. Finalement, ce qui a prévalu, fut la détermination de la volonté d’agir du titulaire via son licencié.

En conclusion, les parties à un contrat de licence doivent être particulièrement vigilantes aux termes de leur accord, à la durée de la licence, aux conditions d’utilisation d’un nom de domaine et de défense des droits. Dans un souci de sécurisation maximale, les titulaires de marques devraient être les seuls à réserver les noms de domaine équivalents à leurs marques. Bien que potentiellement contraignante pour eux, cette mesure leur épargnerait pourtant un portefeuille éclaté entre divers déposants, des frais de procédure et des risques de cybersquatting et de contrefaçon…

Laëtitia Canezza

Des 5 propositions de l’IRT (le groupe de travail chargé par l’ICANN de proposer des solutions de protection des titulaires de marques dans le processus de libéralisation des gTLDs), l’Uniform Rapid Suspension System (URS) est de loin la plus controversée. (voir notre post précédent en date du 3 juin dernier, “Old Trademarks, New Internet, part 1“).

Qu’est ce que l’URS ?

L’IRT définit l’URS comme une nouvelle procédure de résolution des cas de violation manifeste des droits de titulaires de marques.  Elle vient s’ajouter à la procédure existante, l’UDRP, non s’y substituer: « l’URS est destinée à combler un vide dans les options de résolution des litiges ». Le National Arbitration Forum ne partage pas cette vision: selon cet organisme, cette définition correspond à l’objet même de l’UDRP, suggérant que la procédure UDR aurait peu a peu été étendue pour englober désormais tout litige portant sur la titularité d’un nom de domaine. Quant aux domainers, ces derniers ont leur propres définitions de la procédure : « UDRP sous stéroïdes » ou, en plus fleuri et aussi plus définitif:  « U R Screwed »…
Tentons d’y voir un peu plus clair :

L’URS a pour ambition d’apporter aux titulaires de marques un moyen efficace (comprendre : rapide et peu onéreux) de neutralisation des noms de domaines contrefaisant manifestement leurs droits, tout en préservant (un minimum) ceux des titulaires des noms de domaines litigieux.
En pratique, l’IRT propose une procédure entièrement électronique, résolue en une vingtaine de jours et aboutissant non pas au transfert du nom de domaine mais à sa neutralisation (« freeze »), pour une fraction du coût d’une UDRP.

L’URS semble largement s’inspirer de la procédure mise en place par le registre du .UK, Nominet. Un parallèle peut également être fait avec notre PREDEC.

On notera avec intérêt le succès croissant de ces procédures alternatives administrées par les services juridiques internes aux registres nationaux, plus rapides et moins onéreuses que l’UDRP.

L’apport essentiel de ce projet de nouvelle procédure est d’alléger considérablement la facture liée à la protection des marques confrontées à des enregistrements abusifs de noms de domaine. Ce n’est pas tant le montant des taxes (pourtant amplement réduits) que l’automatisation de la rédaction des plaintes qui diminuera considérablement le coût global supporté par les titulaires de marques. Associée à un traitement rapide des dossiers, l’URS dispose alors d’arguments bien supérieurs à ceux de l’UDRP.

Si elle est adoptée en l’état, l’Uniform Rapid Suspension System constituera l’outil privilégié de protection des marques qui tenteront de faire face, avec l’ouverture généralisée des gTLDs, à l’explosion programmée du cybersquatting.
Cette procédure est cependant loin d’être exempte de défauts et certaines des craintes soulevées par les domainers et autres acteurs de l’Internet semblent légitimes.

• La sanction choisie, le « gel » du domaine pendant toute la durée de son enregistrement, fait peser un nouveau fardeau sur les épaules des titulaires de marques qui devront renouveler la procédure au « dégel » du domaine, ou poser des snapback pour leur récupération, aboutissant de fait à la situation actuelle. (constitution de portefeuilles de domaines inutiles, défensifs). Cette sanction pose plus de questions qu’elle n’en résout : une UDRP pourra-t-elle entrainer le « dégel » d’un domaine ? (quid d’un domaine enregistré pour dix ans ? deviendrait-il ainsi indisponible à tous pour cette durée ?)

• Mais l’interrogation principale est celle de la qualité de l’examen effectué sur chaque affaire. Le projet prévoit en effet que 15 minutes seulement soient accordées à l’examen de chaque nom de domaine litigieux. Sachant que l’on peut mettre en cause 25 domaines pour la modique somme de 200$, la question de la rémunération des panelists se pose.

A trop vouloir réduire les coûts, le règlement alternatif des litiges marques vs noms de domaine glisse (dérape ?) d’une procédure quasi arbitrale ménageant les principes directeurs du procès vers une procédure administrative pour le moins expéditive. Sans aller jusqu’à avancer qu’un nom de domaine est un titre de propriété, sa valeur économique est certaine et une procédure expédiée aboutissant à sa neutralisation aurait un arrière-gout d’expropriation.

Conclusion
L’URS rassure un peu les titulaires de marques car le système actuel aurait implosé avec la libéralisation des gTLDs : le fardeau financier pesant sur les titulaires de marques aurait été trop grand.
Cependant, gros doutes subsistent sur la qualité de la solution apportée :
-    titulaires de domaines par trop défavorisés
-     risques d’abus de la procédure qui ne seront pas adressés par le dispositif anti abus car c’est la qualité intrinsèque de l’examen qui ne sera pas au rendez-vous.  (ex : Possibilité de jouer du système en invoquant une marque descriptive enregistrée auprès d’un Office moins regardant que d’autres).

Alexandre TESSONNEAU / Sylvain HIRSCH

Tableau comparatif URS / PREDEC :

L’intérêt des élections européennes réside dans la possibilité de tout un chacun de présenter une liste candidate.

Ainsi a-t-on pu voir émerger la liste « la voix de la Bretagne en Europe » destinée à faire entendre les chants bretons à travers l’Union Européenne, la liste « Cannabis sans frontières » pour mettre fin à la prohibition des drogues, véritable « danger pour la démocratie et l’économie » et quelques autres 1,30% de suffrages.

Parmi ces listes, celle du « Parti pirate » suédois  (Pirat Partiet) pouvait faire figure de phénomène. Lancé en 2006 comme une blague pour contester l’acharnement politique contre les utilisateurs du Net (et surtout du peer-to-peer), ce parti est fort aujourd’hui de 30 000 adhérents. Le programme se résume à l’abolition du droit de la propriété intellectuelle et tient en 3 points :
•    Réformer la loi sur les droits d’auteur et le limiter à 5 ans pour rééquilibrer les droits des auteurs et ceux des utilisateurs : « The commercial life of cultural works is staggeringly short in today’s world. If you haven’t made your money back in the first one or two years, you never will. A five years copyright term for commercial use is more than enough. Non-commercial use should be free from day one »
•    Abolir les brevets car « Pharmaceutical patents kill people in third world countries every day”. Heureusement le Parti propose une alternative qui satisfera tout le monde, indubitablement : en favorisant l’intervention du gouvernement dans la recherche pharmaceutique, en répartissant mieux les subventions, il sera possible d’obtenir les mêmes résultats pour beaucoup moins cher et donc, rendre les médicaments accessibles à tous.
•    Améliorer la protection de la vie privée : « The arguments for each step on the road to the surveillance state may sound ever so convincing. But we Europeans know from experience where that road leads, and it is not somewhere we want to go.”

Avec 7,8% des voix aux élections européennes de dimanche, le Parti Pirate gagne 1 siège de député (et peut être 2) au Parlement Européen.
Dans un pays où la répression a l’encontre du téléchargement « illégal » est particulièrement sévère (les fondateurs d’un des plus importants sites de téléchargement au monde www.thepiratebay.org, basé en Suède, ont ainsi été condamné à 1 an de prison ferme et 2.7 millions d’euros d’amende) le message du Parti Pirate trouve un échos bien particulier. Ainsi, ce serait près de 19% des jeunes électeurs suédois de 18 à 30 ans qui auraient choisi de se doter d’un eurodéputé pro peer-to-peer .

Pas de question de politique sociale ou économique pour ce Parti, ni de droite ni de gauche. Seule compte la réforme du droit de la propriété intellectuelle en Europe.
Quand on se souvient des difficultés à mettre en place un droit communautaire de la propriété intellectuelle (toujours pas de brevet communautaire, un modèle communautaire fondé sur des compromis, un lobbying puissant des titulaires de brevets et des Américains…), on imagine déjà avec gourmandise les débats passionnants provoqués par l’application du programme de ce Parti Pirate…

Le Parti Pirate fait des petits et des émules à travers le monde et l’adoption mouvementée de la loi Hadopi en France, la mise en place de la « riposte graduée » peut laisser supposer que le mouvement trouvera bientôt en France une terre où prospérer (http://partipirate.org/blog/index.php; voir aussi le site du PPFch, Parti Pirate Français canal historique (sic!)

« Ils ont volé notre recette ! Pirates ! »

Laëtitia Canezza

En novembre 2008, un étudiant français ouvrait son site www.facedebouc.com, destiné à la promotion du bouc en France :

« Pourquoi facedebouc.com ? Tout simplement pour affirmer Notre identité ! Etre un mouton, fondu dans la masse, ou pire, être la brebis galeuse dans le troupeau, c’est fini ! Maintenant, on est des boucs, fiers, les cornes hautes, nous sommes là !Facedebouc aime les boucs, ces animaux si braves et persécutés dans l’histoire. »

On y trouve ainsi de nombreuses photos et vidéo de boucs, également d’instructives notes historiques sur le symbolisme du bouc et des articles de fond sur l’importance du bouc dans notre société.

Prévoyant, le créateur du site explicite clairement que son site n’a aucun lien avec Facebook si ce n’est une  ressemblance phonétique des noms :

« Facedebouc n’est pas un réseau social, et ne permet pas l’inscription de membres, de réalisation de fiches profils ou encore la mise en contact entre membres (vu qu’il n’y en a pas). Seul l’administrateur peut en effet faire passer des messages, et approuver ou non les commentaires. Facedebouc.com est donc un blog, et n’a rien à voir avec le site facebook (traduction face / visage de livre) ici, on aime les boucs avant d’aimer les livres donc, désolé aux littéraires et mauvais anglophones. Si vous avez des doutes, n’hésitez pas à visiter la page http://www.facebook.com/press/info.php?factsheet qui définit l’activité de Facebook. A bientôt chers membres lecteurs, vive les boucs, cultivez votre identité ! »

Vraisemblablement, cette réserve n’a pas suffit à se prémunir d’une action de Facebook puisque le 31 mars 2009, notre étudiant malicieux recevait une lettre de mise en demeure des avocats de Facebook l’enjoignant de renoncer à l’enregistrement et usage de marques et noms de domaine FACE DE BOUC : son activité de partage de photos et d’information pourrait être assimilée à celle du célèbre réseau social.

Alors manque d’humour ou atteinte bien réelle atteinte à un droit de marque ?

En effet, depuis la fameuse décision portant sur www.jeboycottedanone.com, la tendance jurisprudentielle est bien de reconnaître l’exception de parodie en droit des marques, sous certaines conditions (pas de concurrence, pas de confusion possible, pas de dénigrement de la marque parodiée).
En l’espèce, on peut s’interroger sur les chances de succès d’une action judiciaire de Facebook contre le site www.facedebouc.com : ce dernier n’est pas un réseau social concurrent, le public français est à même de distinguer l’expression FACE DE BOUC de la marque notoire FACEBOOK et de comprendre l’ironie et la parodie, et, à aucun moment la marque FACEBOOK n’est critiquée sur le site caprin. Les seuls à éventuellement pouvoir se sentir un peu visés et dénigrés pourraient être les utilisateurs de Facebook…

Pour l’anecdote, il existe 256 profils “Face de Bouc” et 95 profils “Fesse de bouc” sur … Facebook.

Laëtitia Canezza

“The French sense of humour is more oriented toward others than themselves, less nonsensical than English humour, more cruel. It is never self-deprecating : it is combative, fueled by ridicule and mockery and it needs a target.” (http://www.understandfrance.org)

Shame!

Ce court billet est un cri d’indignation!

Il y a en effet des jours où il n’y a vraiment pas de quoi être fier ni heureux de faire partie de la communauté des bureaux d’enregistrements de noms de domaine et des titulaires de noms de domaine. Aujourd’hui est un de ces jours.
Lundi dernier, le vol AF 447 reliant Rio de Janeiro à Paris a disparu en mer. On est encore à la recherche de ses  débris, et les plus hautes autorités politiques et religieuses de par le monde, notamment en France et au Brésil ont rendu hommage aux victimes de ce drame, et participent à la douleur des familles et amis des disparus.
Et pendant ce temps, il se trouve des individus à l’esprit morbide, malade et malsain qui enregistrent des noms de domaine relatifs à ce drame, comme ils l’avaient déjà fait avec le drame du vol  Swissair 111 (New York-Genève):

af447.com:
flight-af447.com, af447.eu et af447.pl sur les sites web correspondants desquels a été -délicate attention- mise en ligne une vidéo de You Tube (en polonais) montrant une simulation de crash aérien (sans oublier, preuve de professionalisme,  l’insertion dans le code source des méta keywords “Airbus,330,200,lot,AF,447,francja,brazylia”).
flightaf447.com, le domaine est mis en vente par son vautour de propriétaire.

Shame on them, honte à eux! No other comments.

Sylvain Hirsch

ICANN’s Implementation Recommendation Team (IRT) has published its final proposals on ICANN’s plan to open up the internet to an unlimited number of generic top-level domains (gTLDs).

As you know, this new gTLD process (over 500 new gTLDs are expected from early 2010 against ~20 active now!) suggests promising commercial opportunities but also gives rise to worries, particularly among IP Rights holders.

Indeed, Trademark owners do question  ICANN about the supplementary financial burden that the protection of their rights on the Internet will induce when it will theoretically be possible to register any given domain name like: www [dot] my_registered_trademark [dot] endless_new_gTLDs
Attentive to these expressions of concern, ICANN has formed a group of 18 legal and domain specialists, the IRT. The task of this group was to draft proposals to facilitate and improve the protection of trademark holders during this process.

To summarize, the final recommendations of the IRT include:

• The creation of an IP Clearinghouse: a centralized database of verified IP rights to simplify and automate trademark protection. (Quite an interesting idea but unfortunately not mandatory for new gTLD applicants. We will take a further look at it in a forthcoming post ).

• To limit the possibility of systemic abuses by malicious registry operators :

• A set of standardized, minimum protection measures compulsory to all new gTLD registries. (Sunrise rules and Sunrise Dispute resolution policies)
• A requirement for all new gTLD Registry applicants to describe in detail at the time of application the Rights Protection Mechanisms they will be offering
• The opportunity for a third party to file a complaint with ICANN if a new gTLD operator is breaking its registry agreement with ICANN resulting in the loss of the gTLD delegation.

• A faster and cheaper dispute resolution procedure for obvious infringement cases only: the Uniform Rapid Suspension system (URS). Interestingly, this sounds    familiar to the French IP community, since it has a taste as well as a look and feel of our PREDEC.

• An obligation on all new gTLD operators to provide registry-level WHOIS information to facilitate prosecution. (THICK WHOIS).

• A revision of ICANN’s proposed string confusion algorithm (1) to reflect an approach more in line with trademark law principles.

While that approach may appear to be comprehensive, the IRT itself acknowledges that even if all of the above proposed solutions are taken together, they do not represent a panacea to the problem of trade mark protection in the new gTLDs.

A public comment period is now open (until 29 June).  You don’t need to be a registrar to give your opinion and (counter) proposals to these recommendations.

Inasmuch as we are concerned, we will provide you with further comments on this important topic in another post, to follow.

_________________

[1] As new top-level domains will be added to the familiar .com, .info, and .net, the algorithm will check whether the newly proposed name is confusingly similar to existing ones by looking for visual likenesses in its appearance. The algorithm compares a proposed gTLD with other gTLDs and generates a score based on their visual similarities. For example, the domain .C0M scores an 88 percent visual similarity with the familiar .COM. The resulting scores may help indicate whether the newly proposed domain name looks too much like existing ones.

To make its assessments, the algorithm rates the degree of similarity between pairs of alpha-numeric characters. Some pairs, such as the numeral “1″ and its dead-ringer, the lowercase letter “l,” are assigned the highest scores for visual similarity while other pairs, such as “h” and “n”, are given lower scores. The algorithm takes other considerations into account, for example how certain pairs of letters, like “c” and “l,” can join to look like a third letter (”d”), as in the case of “close” and “dose.” Employing these scores and considerations, the algorithm computes the “cost” of transforming one string of characters into another, such as “opel” into “apple.” Lower cost means higher visual similarity. The algorithm then adjusts for the relative lengths of the two strings (different lengths increase their distinctiveness) and converts the final cost into a percent similarity.

Source: ICANN Press Releases - Chief Editor - DomainNews - May 14th, 2008

Alexandre TESSONNEAU / Sylvain HIRSCH