Parmi la foultitude de décisions UDRP rendues par les arbitres de l’OMPI certaines sont plus intéressantes que d’autres. Plus ou moins glamours, plus ou moins orthodoxes, plus ou moins riches d’enseignements, et la veille des décisions UDRP est une activité nécessaire. En effet, sans lier les arbitres, la jurisprudence de l’OMPI permet d’évaluer les chances de succès d’une procédure à venir et d’étayer une plainte.

Le litige No D2009-1482 concernant le nom de domaine [jambon-parme.com] opposant le « Consorzio del Prosciutto di Parma » à un particulier basé en France a réveillé les gastronomes et les cinéphiles qui sommeillent chez IP Twins. Les juristes, qui sommeillent moins chez IP Twins, se félicitent de cette décision, pas tant pour sa conclusion qui semble assez évidente mais plutôt pour sa forme. En effet, elle parvient à respecter des Principes directeurs (trop ?) rigides ($4(a)), tout en prenant en compte des éléments factuels importants. Cette décision empreinte de bon sens et de rigueur vient rappeler plusieurs aspects primordiaux des décisions UDRP :

1- La langue de la procédure est celle du contrat d’enregistrement, sauf convention contraire des parties ou cas exceptionnels ($11a) ;

En l’espèce, la procédure a été déposée d’abord en anglais, alors que la langue du contrat était le français.
Aussi rébarbative que soit cette règle, elle doit être respectée. Il faut donc, préalablement au dépôt de la plainte, vérifier dans quelle langue elle devra être menée. Cela signifie que si le contrat entre le Registrar et le Défendeur est en français, la plainte doit être déposée en français. La simple convenance du demandeur (même lorsqu’il est évident que celui-ci est dans son bon droit) ne peut pallier l’absence de convention entre les parties ou de circonstances justifiant un changement de la langue (telles que la nationalité du Défendeur, ou des correspondances avec lui ayant eu lieu dans une langue différente…)

2- Le nom de domaine est identique ou similaire à une marque ($4a1) au point de prêter confusion

Une appellation d’origine ne suffit pas, la décision le rappelle :
« le fait que la dénomination jambon de parme ait reçu le statut d’appellation d’origine protégée par les instances européennes ne constitue pas un critère pertinent. Conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer la titularité d’une marque. Bien que la question de savoir si ce paragraphe devait recevoir une interprétation extensive et s’appliquer aux indications de provenance ait été abordée dans le rapport concernant le second processus de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet publié le 3 septembre 2001, il y a été répondu par la négative. Il en résulte que le fait de se prévaloir d’une appellation d’origine protégée ne permet pas d’agir en application des Principes directeurs (en ce sens également le paragraphe 1.5 des tendances en ce qui concerne les Principes directeurs) »

Heureusement, le demandeur a appuyé sa plainte sur les marques PROSCIUTTO DI PARMA et PARMA HAM. Le nom de domaine [jambon-parme.com] traduction de ces marques, est comprise par le public francophone. Partant, ce nom de domaine est similaire à la marque au point de prêter à confusion et le 1er critère est rempli.
Les droits sur les noms de domaine ou le caractère d’appellation d’origine, bien qu’insuffisants à l’appui de la plainte, viennent renforcer les droits du titulaire sur la dénomination. Référence est également faite à une décision antérieure similaire rendue pour le nom de domaine [parma-schinken.com] (d’où l’importance de la jurisprudence…)

3- Le défendeur n’a pas de droits et intérêts légitimes sur la dénomination

« S’agissant de la preuve d’un fait négatif, la Commission administrative estime que lorsque le requérant a allégué avec des documents à l’appui le fait que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine comme en l’espèce, il incombe au défendeur d’établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour ce faire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes (Eli Lilly and Company v. Xigris Internet Services, Litige OMPI No. D2001-1086; Do The Hustle LLC v. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624). »

Cet extrait de la décision est éloquent et devrait rassurer les titulaires de droits. Rapporter une preuve négative est toujours délicat et il est satisfaisant de constater que la charge de la preuve est renversée dès lors que le Requérant a apporté un certain nombre d’éléments tendant à prouver que le Défendeur n’a pas de droits sur la dénomination. Par exemple : fournir des recherches de marques montrant que le Défendeur n’est titulaire d’aucune, établir que ce défendeur n’est pas autorisé à utiliser la dénomination (il n’est pas licencié, ni revendeur…)…

4-L’enregistrement et l’usage de mauvaise foi

[jambon-parme.com] est un cas d’école : le défendeur a enregistré un nom de domaine correspondant à une marque enregistrée / appellation d’origine contrôlée /à la notoriété forte et redirige ce nom de domaine vers son propre site [gastronomie-Italie.com].
Il était impossible que le défendeur n’ait pas connaissance des droits du demandeur, ce qui caractérise sa mauvaise foi lors de l’enregistrement. Quant à l’usage qui est fait du domaine, « le défendeur n’avait d’autre but que de rediriger les internautes francophones intéressés par l’acquisition de jambon de parme vers son site, destiné spécifiquement à leur attention. Ce faisant, le défendeur cherche avant tout à exploiter la réputation de la marque du requérant à son profit, en détournant les internautes à des fins lucratives et en entravant du même coup les activités du requérant, tout en laissant croire à d’éventuels rapports officiels entre eux qui n’existent pas. ».

Inévitablement, le nom de domaine [jambon-parme.com] est transféré au Requérant.
Bien qu’excellente, cette décision nous inspire les remarques suivantes :

• L’Arbitre n’hésite pas à appuyer sa décision sur des décisions antérieures. Il n’est pas lié par la Jurisprudence, mais n’hésite pas à s’appuyer dessus pour étayer son argumentation. Les Parties seraient donc bien inspirées de suivre cet exemple.
• Le nom de domaine [jambon-parme.com] a été enregistré en date du 30/09/2009. Cela signifie qu’avant cette date il était disponible. Nous pouvons légitimement nous étonner que le requérant n’ait pas pris la peine d’enregistrer la traduction française de son appellation (soit un marché concerné par la vente du jambon de parme) dans la principale extension. Les frais de procédure UDRP (incluant les taxes et les frais de préparation de la plainte) sont plus de 100 fois supérieurs aux frais de réservation d’un nom de domaine en .com pour une année. Comme les marques, les appellations d’origine méritent d’être protégées, non seulement par rapport à l’utilisation qui en est faite sur Internet mais également à titre de noms de domaine
• Le fait que l’appellation d’origine ne puisse être invoquée à l’appui d’une plainte UDRP est discutable. Il a d’ailleurs été discuté par l’OMPI (second processus de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet publié le 3 septembre 2001) mais la conclusion fut négative. D’autres procédures extrajudiciaires similaires ont été adoptées pour d’autres extensions. Inspirées des principes directeurs de l’UDRP, elles ont néanmoins choisi de s’en affranchir et d’accepter que la plainte ait des fondements plus larges que ceux de l’UDRP : ces procédures ne sont pas réservées aux titulaires de marques. Ainsi, la PARL du .fr porte sur « les atteintes aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne », tandis que la procédure ADR du .eu est possible lorsque « le nom de domaine .eu enregistré est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ».

Après avoir inspiré les différents registres pour l’instauration de procédure alternative en matière de noms de domaine, c’est peut-être au tour de l’OMPI de s’inspirer de ces émanations pour moderniser et ouvrir l’UDRP.

Jean-Baptiste Sirand

Il était une fois une société de Nouvelles Technologies qui vendait non seulement des prestations d’hébergement mais également des noms de domaine en .fr.

Un particulier désireux d’acquérir un nom de domaine en .fr et une prestation d‘hébergement s’adressa à cette société (que nous nommerons XX) dirigée par le petit marchand Robin G (les identités sont masquées dans un souci de confidentialité).

Robin G, au lieu d’enregistrer les .fr au nom du particulier, l’enregistra en son nom personnel, dans un souci de « faciliter les démarches ». Puisqu’il s’agissait d’un nom de domaine en .fr, les coordonnées du titulaire personne physique étaient masquées et apparaissaient au Whois de l’AFNIC comme Ano Nymous.  Si Robin G n’avait pas informé le particulier de sa démarche, rien ne  permettait à ce dernier de savoir qu’il n’était pas officiellement le titulaire du nom de domaine.

Un jour, Robin G disparut dans la nature, laissant derrière lui le nom de domaine du particulier (et sa prestation d’hébergement mais là n’est pas le problème). Le particulier voulut alors transférer son nom de domaine chez un prestataire plus sérieux.
Or, force est de constater que malgré sa demande initiale, le particulier n’était pas le titulaire du nom de domaine.
Il n’avait donc pas accès à l’auth. Code et le transfert ne pouvait être initié.
Robin G ayant indiqué son adresse email, la demande de transmission dans le cadre d’une procédure par email était impossible.
La transmission par formulaire papier était impossible également puisque le particulier n’est pas le titulaire reconnu par l’AFNIC n’est pas le titulaire officiel du nom de domaine.
Le particulier était bloqué.

Une procédure spécifique relative au nom de domaine en .fr du type PREDEC ou PARL ne pouvait être envisagée que si le particulier possédait un droit (de marque pour la PREDEC ou autre pour la PARL) sur la dénomination. Restait la procédure judiciaire fondée sur la violation du contrat passé entre le particulier et Robin G. Mais la fin poursuivie justifiait-t-elle de tels moyens et de tels coûts ? En effet le particulier ne disposait pas des centaines, voire des milliers d’euros nécessaires à une telle action.

Il aurait certes pu attendre que le nom de domaine soit supprimé mais il courait alors le risque qu’un tiers enregistre son nom de domaine.

Heureusement, un gentil registrar accrédité en .fr, que nous nommerons IP Twins dans un souci de non-confidentialité vint en aide au particulier et l’aida à sortir de ce sac de nœud.

IP Twins assista le particulier pour effectuer auprès de l’AFNIC, une demande de vérification des données du titulaire. Robin G dut alors fournir des preuves de son identité, mais comme Robin G avait disparu, il ne répondit pas et le nom de domaine fut supprimé.

Cerise sur le gâteau, IP twins aida le particulier à faire bloquer le nom de domaine à son profit sur la base des relations contractuelles antérieures qui existaient entre lui et Robin G, évitant ainsi tout risque que le nom de domaine soit enregistré par quelqu’un d’autre.

Le gentil Registrar récupèra tous les noms de domaines du particulier ainsi que ceux des autres clients trompés par Robin G, consolida leur portefeuille et développa leurs services de recherches et surveillances, les protégeant ainsi pour toujours des méchants marchands de noms de domaine en .fr.

Cette histoire narrée d’une manière un peu particulière évoque une situation que nous avons réellement rencontrée à IP Twins et, au vu des informations trouvées sur différents forums, qui a également été vécue par de nombreux autres titulaires de noms de domaine.

La solution proposée doit être prise avec réserve car elle n’a pas, pour l’instant, été testée.

Jean-Baptiste Sirand

La chaleur de l’été,  le ralentissement saisonnier de l’activité, la crise, la mort de Michael Jackson et celle de Farrah Fawcett sont autant de raisons de se laisser aller à explorer les 1001 richesses du Net.

Dans la série des  gadgets « totalement inutiles et donc rigoureusement indispensables » , nous souhaitons signaler sur ce blog l’existence d’un site miroir de GOOGLE, « ELGOOG ».
Si nous n’avons pas la prétention d’être les premiers à noter l’existence de ce ehcrehcer ed reutom ( moteur de recherche à l’envers au cas où certains n’auraient pas compris le principe), il nous semble intéressant d’examiner brièvement ce / ces sites sous l’angle de la propriété intellectuelle et des noms de domaine.

ELGOOG : le site miroir de GOOGLE; rentrez une requête - à l’envers, s’il vous plaît-  et vous aurez les mêmes résultats que ceux obtenus via Google, mais totalement illisibles (bien que renvoyant aux vrais sites).  Il s’agit d’un sous-domaine de [rb-hosting.de], nom de domaine détenu par une entreprise allemande spécialisée dans l’informatique et le web.  C’est extrêmement distrayant et peut même être envisagé sous l’angle de la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale par les spécialistes marques.

La question des noms de domaine se semble pas se poser ici, dans la mesure ou ELGOOG est un sous-domaine.

ELGOOG.FR: pareil, mais en moins bien. « Elgoog.fr » est en effet une imitation du principe développé sous [rb-hosting.de] mais seule la page d’accueil est miroir, les résultats de la requête sont ensuite ceux de Google et s’affichent normalement, à l’endroit. Tout le monde conviendra que c’est beaucoup moins drôle.

Mais quid du point de vue des marques et des noms de domaine?

Nous laisserons la question de la contrefaçon de marque (et des problématiques que pourrait soulever l’imitation du concept allemand) à la sage appréciation des spécialistes. Du point de vue des noms de domaine,  les deux procédures principales sont envisageables, soit :

• La PARL : procédure d’arbitrage classique gérée par l’OMPI qui permet d’obtenir le transfert d’un nom de domaine portant atteinte à des droits de propriété Intellectuelle.  Si Google décidait d’engager une telle procédure PARL à l’encontre du titulaire du nom de domaine [elgoog.fr], nous considérons, eu égard à la nature du nom de domaine (la marque à l’envers), et à l’utilisation faite de ce nom (moteur de recherche renvoyant sur les résultats du nom de domaine), que Google aurait de bonnes chances d’obtenir le transfert du nom. Pour autant nous resterons prudents, car la décision serait peut être moins évidente si le Panel décidait de prendre en compte l’aspect parodique et l’absence (ou non) de caractère lucratif du site;

• La PREDEC, mise en place par l’AFNIC au mois de juillet 2008 pour sanctionner (notamment) les enregistrements de noms de domaine constituant une violation manifeste de droits de marque. Sans Blog,  un de vos blogs préférés, puisque vous lisez ces lignes :-), s’était déjà interrogé sur l’appréciation de la notion de  violation manifeste et attendait avec impatience les premières décisions pour avoir une définition plus précise de la notion. 1 an plus tard, les premières tendances se dégagent.  IP Twins publiera sous peu une revue des différentes décisions et tentera de dégager une définition de la notion de violation manifeste, telle que l’entend l’AFNIC. Nous pourrons ensuite nous demander, avec ce nouvel éclairage, si Google pourrait récupérer [elgoog.fr] par le biais de la PREDEC.

En espérant que le suspens ne soit pas trop insoutenable…, bon retour à ceux qui rentrent, et bonnes vacances à ceux qui partent!

dnariS etsitpab-naeJ (aka Jean-Baptise Sirand)