Le Conseil d’Etat a récemment indiqué dans un arrêt rendu le 30 décembre 2009 (CE, 3e et 8e ss-sect., 30 déc. 2009, No 305449, Sté Beauté Créateurs, concl. E. Glaser : Jurisdata n° 2009-081588) que les frais engagés pour la surveillance de marques correspondent à des charges déductibles. Voir notamment l’article de Philippe Neau-Leduc, dans Communication Commerce Electronique, N° 5, mai 2010, pp.41-42.

Plus précisément, cet arrêt du Conseil d’Etat distingue les frais engagés pour l’acquisition des droits de marque (qui constituent un élément incorporel de son actif immobilisé) et les frais postérieurs destinés notamment au maintien de la valeur de la marque qui seraient eux une charge déductible : « les frais exposés postérieurement au dépôt  ou à l’acquisition d’une marque, à seule fin de maintenir la valeur de celle-ci, sans prolonger la durée des droits concédés ou en accroître la valeur, notamment par l’acquisition d’une clientèle ou la restriction de la concurrence commerciale, ne sauraient être regardés comme des éléments du prix de revient pour lequel cette marque doit être inscrite à l’actif du bilan et sont donc déductibles des résultats de l’exercice au cours duquel ils ont été exposés ».

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Cela signifie que  les surveillances de marque sont des charges déductibles du résultat que l’entreprise déclarera à l’impôt sur les sociétés. Doivent également obéir à ce régime, les surveillances noms de domaine et les surveillances web : en effet, ces surveillances de la marque parmi les noms de domaine ou sur le web concourent sans aucun doute au maintien de la valeur de la marque.

Cette décision du Conseil d’Etat devrait pousser à la mise en place de surveillances noms de domaine et contenu web les titulaires de marque réfractaires en raison des coûts impliqués.

Jean-Baptiste Sirand

La procédure UDRP - qui fête ses premiers 10 ans- est indéniablement un outil utile, pratique pour résoudre des litiges noms de domaine, récupérer des noms cybersquattés et faire valoir ses droits sans se poser la question de quelle compétence pour quels tribunaux de quels pays.

Sans nul doute possible, la mise en place d’une telle procédure fut indispensable pour les titulaires de marques confrontés à la démultiplication des actes de piratage sur Internet.
Elle n’est cependant pas parfaite : au-delà des coûts supportés par le seul Plaignant (coûts qui représentent un budget vraiment conséquent pour les titulaires de marque notoire), ce dernier doit également prendre en compte les limites du pouvoir du Centre d’Arbitrage.

Précisons le contexte de cette note : lors du dépôt d’une plainte UDRP auprès de son Centre, l’OMPI  demande au Défendeur (le titulaire du nom donc) et au Registrar de bloquer le nom afin d’empêcher tout transfert vers un tiers pendant la procédure. Demande tout à fait logique et rassurante.
Mais que se passe t-il lorsque le Registrar refuse?

En effet, il arrive que la plainte soit déposée quelques jours seulement avec la date d’expiration du nom de domaine. Le titulaire, probable cybersquatteur, sentant que ce nom ne lui rapportera plus rien, sera tenté de ne pas payer pour le renouvellement de ce nom de domaine.
Le Registrar quant à lui se retrouve contraint par l’OMPI à bloquer un nom que le titulaire ne souhaite pas renouveler.
Or, sans nom, ou sans titulaire, la plainte devient sans objet et donc nulle.
Le Centre d’Arbitrage de l’OMPI aura beau notifier à chacune des parties qu’il faut renouveller le nom, son pouvoir de contrainte d’exécution est dans le cas présent nul.
Le Registrar propose alors au Plaignant de payer la taxe de renouvellement pour le titulaire, afin d’éviter que le nom ne retombe dans le domaine public et maintenir la plainte.

Au final, le Plaignant se voit contraint :
- soit de payer à la place du défendeur,
- soit, si le nom est déjà dans la période dite de rédemption, de payer la taxe de récupération du nom en sus du prix de la réservation s’il veut éviter que le nom ne soit récupéré par un tiers mal intentionné.

Heureusement, le Centre  rembourse partiellement la taxe si la plainte est retirée à temps…

Il est bon cependant de rappeler que l’OMPI a un rôle de médiateur dans le cadre de litiges : il facilite les échanges entre les parties, permet de donner un cadre à des négociations. En aucun cas il n’a pas de pouvoir judiciaire, ou les outils coercitifs, pour obliger les parties à respecter ses recommandations.

Il convient donc d’anticiper ce type de problème décrit ci-dessus en déposant sa plainte dans des délais suffisants au blocage du nom, aux négociations, à la décision de l’examinateur…
Et pour identifier les enregistrements abusifs qui seraient susceptibles d’être contestés par le biais d’une procédure UDRP, il convient de mettre en place des surveillances noms de domaine.

Laëtitia Canezza