Ce n’est pas la première fois que les « Pages Jaunes » font parler d’elles et font voir rouge. Aujourd’hui, nous nous intéressons à leurs sémillantes cousines australiennes.

Le panel de l’OMPI vient de rendre une décision sur 10 noms de domaine contenant les termes : yellowpage (au singulier, c’est important pour la suite !) associé à un nom de ville australienne et comportant une extension générique en .COM (par exemple : yellowpage-adelaide.com).

Dans les faits, la société TELSTRA, titulaire de la marque YELLOW PAGES en Australie depuis 1995, a demandé au centre d‘arbitrage de l’OMPI  le transfert de ces noms de domaine à son profit. Elle prétend par ailleurs que le titulaire des noms de domaine contestés a tenté de détourner ses clients par l’envoi de fax de sollicitation.

Le titulaire des noms de domaine en question, la société YELLOW PAGE MARKETING, se défend au motif que l’expression « yellow page » au singulier, fait naturellement référence à un service de renseignement en ligne de type annuaire professionnel, alors que la même expression au pluriel ferait référence aux annuaires papier distribué par Telstra (?!).

Vous l’aurez compris, l’argument n’emportera pas la conviction du panel qui reconnaitra le caractère fortement similaire des noms de domaine. En revanche, celui-ci se penchera sur l’usage illégitime allégué du titulaire de ces noms, point essentiel pour faire pencher la balance.

Et sur ce point, le panel va surprendre par la portée qu’il entend donner à la décision.

Après avoir rejeté l’argument de détournement de clientèle (faute de preuve suffisante), il retient que les services de la société Yellow Page Marketing ne sont pas géographiquement limités à l’Australie (oui certes, comme beaucoup de services en ligne…), mais qu’ils sont aussi accessibles dans d’autres pays dans lesquels Telstra ne détient pas de marques et où l’expression « YELLOW PAGES » est considérée comme descriptive, comme c’est le cas aux Etats Unis, ce qui interdit tout droit exclusif pour les titulaires de marques.

Le panel reconnait que sa décision pourrait trouver une autre issue devant une cour australienne, notamment sur le détournement de clientèle, mais précise que la procédure UDRP « n’a pas pour objet de se prononcer sur toutes les infractions possibles au droit des marques » ! La plainte est donc rejetée.

Cette décision n’est pas isolée et le centre d’arbitrage de l’OMPI a été amené plus d’une fois à se prononcer sur l’expression « yellow pages », quelque soit la langue d’ailleurs puisqu’en 2000  le panel rejetait une plainte de France Telecom au motif que « l’intérêt du public serait mieux servi si les internautes peuvent avoir accès à des services de renseignement professionnel par plus d’une compagnie ».

Qu’on  se le dise, un nom de domaine n’a, par nature, pas la même portée qu’une marque, puisque pas limité géographiquement. La question se poserait-elle de la même façon pour une extension nationale ? Affaire à suivre.

Simon Briand

La Coupe du Monde touche (malheureusement) à sa fin  et sa vedette est allemande.

Non, nous ne parlons ni de la Mannschaft, ni de Bastian Schweinsteiger (littéralement, l’équarisseur de cochons, en tous cas, nous aimons traduire son nom de cette manière), ou de sa compagne Sarah Brandner.

Petit rappel historique à l’attention de ceux qui auraient vécu dans une caverne depuis 1 mois :
Paul est un poulpe devin : il exerce ses dons de divinations en direct de l’aquarium d’Oberhausen en Allemagne et les consacre exclusivement aux résultats des grandes compétitions footballistiques comme l’Euro 2008 ou la coupe du monde 2010. Il en est à 80% de prédictions justes (plus que Rika Zaraï et Nostradamus réunis) et les parieurs auraient été bien inspirés de suivre son avis.

Reléguant sur le banc les indéboulonnables Ronaldo ou Messi, Paul Le Poule s’est imposé comme le véritable Weltmeister de la 1ère coupe du monde africaine. Pois(s)on pour les défenses, mur pour les attaques, et cauchemar pour les bookmakers, Paul le Poulpe est l’objet de toutes les mesquineries.

Internet est le vecteur idéal de cette haine des, les 50 000 fans de Paul sur facebook ne sont pas tous ses amis.
Menacé de morts par des fans allemands désespérés de la funeste réalisation sa prédiction pour la demi-finale, il est également l’objet de l’opprobre d’un groupuscule extrémiste Argentin: “On le chope, on le met dans du papier. Puis on le bat (avec méthode!) pour rendre sa chair bien tendre et on le plonge dans l’eau bouillante“, promettent-ils, selon 24 heures.ch.

D’autres, plus opportunistes, préfèrent s’enrichir que haïr et n’ont pas hésité à utiliser (indûment ?) le nom de Paul et son don pour un site internet !

Un logiciel permettant de reproduire les prédictions de Paul a-t-il vraiment été développé ?
La société « Ideas Inteligentes S.A. » a-t-elle été autorisée par Paul à déposer ce nom de domaine ?
Si Paul n’a pas de marque, comment va-t-il récupérer son nom de domaine ?
L’OMPI acceptera-t-elle de modifier les principes UDRP afin de permettre à Paul de revendiquer [pauloctopus.com] sur la base de son nom patronymique ?

Galilée et Paul peuvent en témoigner : il n’est pas prudent  d’avoir raison avant tout le monde!

Jean-Baptiste Sirand

www.artghost.com/cards/valium.htm

Le 18 janvier 2010 a été rendue une décision UDRP tout à fait osée, donnant de nouvelles limites à la portée des droits d’un titulaire de marques.

Laissez nous vous raconter une histoire…

Il était une fois, en 1963, un laboratoire pharmaceutique… Celui-ci, un peu sorcier, mit eu point une pillule qui allait changer la vie de nombreuses personnes à travers le monde : le Valium. Cette pillule connut un succès immédiat et durable. Sa formule magique perdure à travers les décennies et fait l’objet de nombreuses convoitises…

C’est ainsi qu’en octobre 2009, un vilain troll décida de réserver le nom de domaine [valiumnoprescription.biz] au nez et à la barbe du magicien F. Hoffmann Laroche dans le but de vendre la pillule tant désirée sur la Toile sans passer par la case Prescription…

Le magicien ne craignait pas ce genre de parasites, il avait l’habitude de les repérer et de les combattre… Fort de ses nombreuses victoires passées, le magicien prit son UDR(é)P(ée) et partit pourfendre le vilain.

Evoquant tour à tour ses sorts les plus solides (renommée mondiale et ancienne de la marque Valium, absence totale de droits du vilain sur cette marque, risque de confusion pour les utilisateurs et mauvaise foi du parasite), le magicien entreprit de défendre ses droits sur la marque Valium.  Après tout, ces sorts lui avaient bien permis de récupérer les noms [valiumnoprescription.net], [valiumnoprescription.com] et [valiumnoprescription.org]…

Las, le destin en décida autrement… Le grand mage Panel chargé de trancher le litige opta pour une position assez éloignée de la ligne directrice des précédentes affaires semblables. Mage Panel reconnut que le nom [valiumnoprescription.biz] était suffisamment similaire à la marque Valium pour créer une confusion chez les utilisateurs. Il valida également le fait que le troll n’avait pas prouvé qu’il ait eu des droits ou un intérêt légitime à utiliser la marque Valium sans l’autorisation de son titulaire. Il précisa même que le seul fait de proposer effectivement du Valium sur un site de pharmacie en-ligne ne pouvait suffire à définir un intérêt légitime sur cette marque, étant donné la nature illicite des pharmacies en ligne.

Toutefois, le mage Panel considère que la mauvaise foi du troll n’était pas caractérisée, après tout il ne fait que proposer la pilule Valium sur Internet, sans ordonnance. Le mage Panel estime qu’il n’a pas à outrepasser les règles UDRP et à interdire ce type de commerce. En l’espèce, il n’y a pas là un usage contrefacteur ou abusif de la marque Valium. Par ailleurs, il met son armure protectrice “je ne suis pas tenu par les décisions passées de mes confrères, chaque cas est unique“.

Le magicien Hoffman Laroche connut ainsi son premier échec. Le troll quant à lui, comme tous les trolls, retourna à son anonymat et cessa l’exploitation litigieuse du nom concerné…

Cette décision soulève quelques questions:

• en l’espèce,  le titulaire aurait il du introduire plutôt une action en contrefaçon, concurrence déloyale, devant les tribunaux?
• doit on laisser des noms de domaine incitant les internautes à acheter des médicaments sans suivi médical?
• Il n’y a plus de site exploité sous le nom litigieux, aussi ne pouvons nous nous prononcer sur la licéité de l’activité proposée par le titulaire du nom. Néanmoins, revient-il au Panel de décider seul de la bonne foi du titulaire qui commercialise des produits aussi techniques et potentiellement dangereux que des médicaments?
• Etant donné le phénomène croissant de la contrefaçon des médicaments sur Internet, ne faudrait il pas préconiser aux panélistes d’être particulièrement vigilants en matière de pharmacies en ligne?
• Par le passé, Hoffman Laroche a pu récupérer des noms de domaine composé de la marque Valium et dirigeant vers de simples pages de pay-per-click car il est acquis désormais qu’un tel usage est constitutif de mauvaise foi. Dans le cas présent, alors qu’il y a un véritable enjeu de santé publique, le plaignant a vu sa demande de transfert rejetée.

Toutefois, il sera intéressant de garder un oeil sur le troll : celui-ci est également titulaire du nom [xanaxnoprescription.biz](entre autres!), sous lequel il propose à la vente du Xanax et des produits concurrents (notamment.. du Valium). A voir si le titulaire de la marque XANAX (Pharmacia & Upjohn) va intenter une UDRP et quelle sera la décision du Panel…

Il n’y a ainsi pas de morale à cette histoire, si ce n’est que rien est acquis en matière d’UDRP.

Laëtitia Canezza

Parmi la foultitude de décisions UDRP rendues par les arbitres de l’OMPI certaines sont plus intéressantes que d’autres. Plus ou moins glamours, plus ou moins orthodoxes, plus ou moins riches d’enseignements, et la veille des décisions UDRP est une activité nécessaire. En effet, sans lier les arbitres, la jurisprudence de l’OMPI permet d’évaluer les chances de succès d’une procédure à venir et d’étayer une plainte.

Le litige No D2009-1482 concernant le nom de domaine [jambon-parme.com] opposant le « Consorzio del Prosciutto di Parma » à un particulier basé en France a réveillé les gastronomes et les cinéphiles qui sommeillent chez IP Twins. Les juristes, qui sommeillent moins chez IP Twins, se félicitent de cette décision, pas tant pour sa conclusion qui semble assez évidente mais plutôt pour sa forme. En effet, elle parvient à respecter des Principes directeurs (trop ?) rigides ($4(a)), tout en prenant en compte des éléments factuels importants. Cette décision empreinte de bon sens et de rigueur vient rappeler plusieurs aspects primordiaux des décisions UDRP :

1- La langue de la procédure est celle du contrat d’enregistrement, sauf convention contraire des parties ou cas exceptionnels ($11a) ;

En l’espèce, la procédure a été déposée d’abord en anglais, alors que la langue du contrat était le français.
Aussi rébarbative que soit cette règle, elle doit être respectée. Il faut donc, préalablement au dépôt de la plainte, vérifier dans quelle langue elle devra être menée. Cela signifie que si le contrat entre le Registrar et le Défendeur est en français, la plainte doit être déposée en français. La simple convenance du demandeur (même lorsqu’il est évident que celui-ci est dans son bon droit) ne peut pallier l’absence de convention entre les parties ou de circonstances justifiant un changement de la langue (telles que la nationalité du Défendeur, ou des correspondances avec lui ayant eu lieu dans une langue différente…)

2- Le nom de domaine est identique ou similaire à une marque ($4a1) au point de prêter confusion

Une appellation d’origine ne suffit pas, la décision le rappelle :
« le fait que la dénomination jambon de parme ait reçu le statut d’appellation d’origine protégée par les instances européennes ne constitue pas un critère pertinent. Conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer la titularité d’une marque. Bien que la question de savoir si ce paragraphe devait recevoir une interprétation extensive et s’appliquer aux indications de provenance ait été abordée dans le rapport concernant le second processus de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet publié le 3 septembre 2001, il y a été répondu par la négative. Il en résulte que le fait de se prévaloir d’une appellation d’origine protégée ne permet pas d’agir en application des Principes directeurs (en ce sens également le paragraphe 1.5 des tendances en ce qui concerne les Principes directeurs) »

Heureusement, le demandeur a appuyé sa plainte sur les marques PROSCIUTTO DI PARMA et PARMA HAM. Le nom de domaine [jambon-parme.com] traduction de ces marques, est comprise par le public francophone. Partant, ce nom de domaine est similaire à la marque au point de prêter à confusion et le 1er critère est rempli.
Les droits sur les noms de domaine ou le caractère d’appellation d’origine, bien qu’insuffisants à l’appui de la plainte, viennent renforcer les droits du titulaire sur la dénomination. Référence est également faite à une décision antérieure similaire rendue pour le nom de domaine [parma-schinken.com] (d’où l’importance de la jurisprudence…)

3- Le défendeur n’a pas de droits et intérêts légitimes sur la dénomination

« S’agissant de la preuve d’un fait négatif, la Commission administrative estime que lorsque le requérant a allégué avec des documents à l’appui le fait que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine comme en l’espèce, il incombe au défendeur d’établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour ce faire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes (Eli Lilly and Company v. Xigris Internet Services, Litige OMPI No. D2001-1086; Do The Hustle LLC v. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624). »

Cet extrait de la décision est éloquent et devrait rassurer les titulaires de droits. Rapporter une preuve négative est toujours délicat et il est satisfaisant de constater que la charge de la preuve est renversée dès lors que le Requérant a apporté un certain nombre d’éléments tendant à prouver que le Défendeur n’a pas de droits sur la dénomination. Par exemple : fournir des recherches de marques montrant que le Défendeur n’est titulaire d’aucune, établir que ce défendeur n’est pas autorisé à utiliser la dénomination (il n’est pas licencié, ni revendeur…)…

4-L’enregistrement et l’usage de mauvaise foi

[jambon-parme.com] est un cas d’école : le défendeur a enregistré un nom de domaine correspondant à une marque enregistrée / appellation d’origine contrôlée /à la notoriété forte et redirige ce nom de domaine vers son propre site [gastronomie-Italie.com].
Il était impossible que le défendeur n’ait pas connaissance des droits du demandeur, ce qui caractérise sa mauvaise foi lors de l’enregistrement. Quant à l’usage qui est fait du domaine, « le défendeur n’avait d’autre but que de rediriger les internautes francophones intéressés par l’acquisition de jambon de parme vers son site, destiné spécifiquement à leur attention. Ce faisant, le défendeur cherche avant tout à exploiter la réputation de la marque du requérant à son profit, en détournant les internautes à des fins lucratives et en entravant du même coup les activités du requérant, tout en laissant croire à d’éventuels rapports officiels entre eux qui n’existent pas. ».

Inévitablement, le nom de domaine [jambon-parme.com] est transféré au Requérant.
Bien qu’excellente, cette décision nous inspire les remarques suivantes :

• L’Arbitre n’hésite pas à appuyer sa décision sur des décisions antérieures. Il n’est pas lié par la Jurisprudence, mais n’hésite pas à s’appuyer dessus pour étayer son argumentation. Les Parties seraient donc bien inspirées de suivre cet exemple.
• Le nom de domaine [jambon-parme.com] a été enregistré en date du 30/09/2009. Cela signifie qu’avant cette date il était disponible. Nous pouvons légitimement nous étonner que le requérant n’ait pas pris la peine d’enregistrer la traduction française de son appellation (soit un marché concerné par la vente du jambon de parme) dans la principale extension. Les frais de procédure UDRP (incluant les taxes et les frais de préparation de la plainte) sont plus de 100 fois supérieurs aux frais de réservation d’un nom de domaine en .com pour une année. Comme les marques, les appellations d’origine méritent d’être protégées, non seulement par rapport à l’utilisation qui en est faite sur Internet mais également à titre de noms de domaine
• Le fait que l’appellation d’origine ne puisse être invoquée à l’appui d’une plainte UDRP est discutable. Il a d’ailleurs été discuté par l’OMPI (second processus de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet publié le 3 septembre 2001) mais la conclusion fut négative. D’autres procédures extrajudiciaires similaires ont été adoptées pour d’autres extensions. Inspirées des principes directeurs de l’UDRP, elles ont néanmoins choisi de s’en affranchir et d’accepter que la plainte ait des fondements plus larges que ceux de l’UDRP : ces procédures ne sont pas réservées aux titulaires de marques. Ainsi, la PARL du .fr porte sur « les atteintes aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne », tandis que la procédure ADR du .eu est possible lorsque « le nom de domaine .eu enregistré est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ».

Après avoir inspiré les différents registres pour l’instauration de procédure alternative en matière de noms de domaine, c’est peut-être au tour de l’OMPI de s’inspirer de ces émanations pour moderniser et ouvrir l’UDRP.

Jean-Baptiste Sirand

La procédure UDRP - qui fête ses premiers 10 ans- est indéniablement un outil utile, pratique pour résoudre des litiges noms de domaine, récupérer des noms cybersquattés et faire valoir ses droits sans se poser la question de quelle compétence pour quels tribunaux de quels pays.

Sans nul doute possible, la mise en place d’une telle procédure fut indispensable pour les titulaires de marques confrontés à la démultiplication des actes de piratage sur Internet.
Elle n’est cependant pas parfaite : au-delà des coûts supportés par le seul Plaignant (coûts qui représentent un budget vraiment conséquent pour les titulaires de marque notoire), ce dernier doit également prendre en compte les limites du pouvoir du Centre d’Arbitrage.

Précisons le contexte de cette note : lors du dépôt d’une plainte UDRP auprès de son Centre, l’OMPI  demande au Défendeur (le titulaire du nom donc) et au Registrar de bloquer le nom afin d’empêcher tout transfert vers un tiers pendant la procédure. Demande tout à fait logique et rassurante.
Mais que se passe t-il lorsque le Registrar refuse?

En effet, il arrive que la plainte soit déposée quelques jours seulement avec la date d’expiration du nom de domaine. Le titulaire, probable cybersquatteur, sentant que ce nom ne lui rapportera plus rien, sera tenté de ne pas payer pour le renouvellement de ce nom de domaine.
Le Registrar quant à lui se retrouve contraint par l’OMPI à bloquer un nom que le titulaire ne souhaite pas renouveler.
Or, sans nom, ou sans titulaire, la plainte devient sans objet et donc nulle.
Le Centre d’Arbitrage de l’OMPI aura beau notifier à chacune des parties qu’il faut renouveller le nom, son pouvoir de contrainte d’exécution est dans le cas présent nul.
Le Registrar propose alors au Plaignant de payer la taxe de renouvellement pour le titulaire, afin d’éviter que le nom ne retombe dans le domaine public et maintenir la plainte.

Au final, le Plaignant se voit contraint :
- soit de payer à la place du défendeur,
- soit, si le nom est déjà dans la période dite de rédemption, de payer la taxe de récupération du nom en sus du prix de la réservation s’il veut éviter que le nom ne soit récupéré par un tiers mal intentionné.

Heureusement, le Centre  rembourse partiellement la taxe si la plainte est retirée à temps…

Il est bon cependant de rappeler que l’OMPI a un rôle de médiateur dans le cadre de litiges : il facilite les échanges entre les parties, permet de donner un cadre à des négociations. En aucun cas il n’a pas de pouvoir judiciaire, ou les outils coercitifs, pour obliger les parties à respecter ses recommandations.

Il convient donc d’anticiper ce type de problème décrit ci-dessus en déposant sa plainte dans des délais suffisants au blocage du nom, aux négociations, à la décision de l’examinateur…
Et pour identifier les enregistrements abusifs qui seraient susceptibles d’être contestés par le biais d’une procédure UDRP, il convient de mettre en place des surveillances noms de domaine.

Laëtitia Canezza

Zbynek Loebl, member of the ADR.EU Advisory Board, invites you to meet this growing up dispute resolution center…

Zbynek Loebl, DR

Part 1 : ADR.EU and Domain Dispute

ADR.EU is a dispute resolution (DR) center attached to the Czech Arbitration Court (CAC).

ADR.EU is the only DR provider for disputes related to .eu domain names. ADR.EU administers these disputes in 21 EU languages.

In addition, ADR.EU is a UDRP provider and the only UDRP provider authorized by ICANN to provide only electronic UDRP services.

Why a party wishing to file UDRP Complaints should consider ADR.EU?

• A possibility to file Complaints only electronically using a simple authentication tool called the ChessCard, or to file electronically and mail to ADR.EU only a signed signature page in hardcopy;

• Have all UDRP cases in which you are involved organized in one electronic Master File with easy access from all around the world;

• If you are not familiar with UDRP, you may have a draft of your Complaint checked preliminarily for administrative compliance by ADR.EU before the Complaint is formally filed and this way you save time after the actual filing;

• ADR.EU enables a new type of Compliants – so called Class Complaints – by which more unrelated Complainants can file a single Complaint against a single Respondent in relation to multiple disputed domain names;

• Payment on-line by credit cards;

• Everybody can test the platform and learn quickly how to use it on our testing platform available also at www.adr.eu.

What are the ADR.EU plans regarding domain name disputes?

ADR.EU supports the Uniform Rapid Suspension (URS) proposal for the new top level domains (gTLDs). We want to compete to become one of URS providers after ICANN approves the URS.

Regarding UDRP, ADR.EU is going to propose a new specific procedure called the Expedited (UDRP) Decision. Expedited Decision would enable much cheaper and faster UDRP procedure in clear cases where no Response is filed. At the moment, our draft is being considered by ICANN.

Gradually, we would like to implement our UDRP platform in more languages (so far only English is implemented).

We would like to offer our on-line platforms to country-code domain name (ccTLD) registries as their possible DR solution:

• Our platform for .eu disputes is multi-lingual;

• It provides save on-line DR platform;

• For ccTLD disputes we can add one additional and significant remedy – monetary awards;

• The decisions in ccTLD disputes will be in the form of standard arbitral awards with efficient international enforcement (NY Convention).

Zbynek Loebl

En matière de licence de marques, les titulaires de marques ont parfaitement conscience des enjeux économiques et des risques liés à un contrat de licence d’usage de la marque mal ficelé.

La situation se corse lorsque la question du nom de domaine se pose…

En effet, au vu de la grande liberté de réservation de noms et l’absence de contrôle de légitimité du déposant par les Registres, nombreux sont les licenciés tentés de déposer ou utiliser un nom de domaine sans l’autorisation expresse du titulaire de la marque équivalente.

Quelques exemples permettent de dresser une typologie de situations conflictuelles :

• L’ex-licencié rancunier : décision UDRP D2009-0308 : dans cette affaire, le défendeur avait été successivement le salarié puis le distributeur licencié du plaignant.  Au final, leur collaboration aura duré 11 ans et vraisemblablement, le licencié a malgré tout continué de se présenter comme distributeur de la marque du plaignant. Ainsi, lorsque le plaignant oublia de renouveler ses noms de domaine, son ex-licencié, lui, s’accorda le droit de se les approprier. La décision fut simple à rendre :
  • Les noms sont bien identiques aux marques du plaignant,
  • Le défendeur n’a aucune légitimité à réserver et utiliser ces noms, d’autant plus que le contrat de distribution était depuis longtemps terminé.
  • La mauvaise foi du défendeur était évidente : il était parfaitement au courant de l’existence des marques du plaignant et se savait illégitime à réserver ces noms puisqu’il n’avait plus l’autorisation du plaignant d’utiliser sa marque.

• L’ex-candidat à un accord de distribution malchanceux : décision D2008-0639 :  le défendeur s’était vu proposer un accord de distribution par le plaignant. Immédiatement, à la demande du plaignant, le défendeur enregistre le nom de domaine qui devait être redirigé vers le site Internet du plaignant. Pour des raisons qui n’appartiennent qu’au plaignant, le contrat de distribution ne fut jamais signé.  L’ex-futur-distributeur, un peu agacé, redirigea le nom de domaine vers le site du concurrent de son ex-futur-partenaire… Néanmoins, en vertu de la règle du cumul des principes d’une plainte UDRP, le plaignant n’a pu obtenir gain de cause : le défendeur avait réservé le nom de domaine en toute bonne foi, sur les instructions de son futur-ex-partenaire.

• Des relations contractuelles complexes et ambigües : CA Versailles 12ème chambre, section 1 Arrêt du 14 septembre 2000 - Sarl Alifax / Sony Corporation et SA Sony France:  En 1992, Sony et Alifax signent un contrat de distribution non exclusive. En 1997, Sony et Alifax, satisfaits de leur collaboration, concluent un accord particulier pour l’élaboration et le lancement du site internet du distributeur, identifié sous le nom de domaine “www.espace-sony.com” réservé par Alifax.  En 1999, un nouvel accord de distribution est conclu, remplaçant celui de 1992 et par lequel la société Sony enjoignait Alifax de cesser l’usage du nom [espace-sony.com] et de bien vouloir le lui transférer. Alifax, n’a accepté ce transfert que sous certaines conditions techniques et financières considérées comme « inacceptables » par Sony. Au final, la Cour d’Appel a conclu qu’il n’y avait pas de contrefaçon de marque mais qu’Alifax devait néanmoins respecter les termes de l’accord et cesser l’usage du nom visé et le faire transférer au titulaire de la marque.

• Le licencié quasi-exclusif débouté : décision D2008-1859 Les conflits ne portent pas forcément qu’entre licencié et titulaire de marque. Un licencié exclusif est en droit d’agir en cas de contrefaçon de marque et pour une plainte UDRP.  Mais si la licence est trop restrictive, le licencié peut se voir annuler ce droit. En l’espèce, le défendeur était le licencié exclusif en Europe de la marque Quicksilver, en mesure de prouver son droit d’agir auprès de l’OMPI.  Malheureusement, le contrat de licence était limité à certains produits et pour une zone géographique précise. L’expert s’est posé la question du droit du licencié à introduire une plainte UDRP au vu des restrictions de la licence et dans la mesure où d’autres licenciés « exclusifs » sur d’autres territoires que l’Union Européenne auraient tout autant droit d’agir. Finalement, ce qui a prévalu, fut la détermination de la volonté d’agir du titulaire via son licencié.

En conclusion, les parties à un contrat de licence doivent être particulièrement vigilantes aux termes de leur accord, à la durée de la licence, aux conditions d’utilisation d’un nom de domaine et de défense des droits. Dans un souci de sécurisation maximale, les titulaires de marques devraient être les seuls à réserver les noms de domaine équivalents à leurs marques. Bien que potentiellement contraignante pour eux, cette mesure leur épargnerait pourtant un portefeuille éclaté entre divers déposants, des frais de procédure et des risques de cybersquatting et de contrefaçon…

Laëtitia Canezza

Des 5 propositions de l’IRT (le groupe de travail chargé par l’ICANN de proposer des solutions de protection des titulaires de marques dans le processus de libéralisation des gTLDs), l’Uniform Rapid Suspension System (URS) est de loin la plus controversée. (voir notre post précédent en date du 3 juin dernier, “Old Trademarks, New Internet, part 1“).

Qu’est ce que l’URS ?

L’IRT définit l’URS comme une nouvelle procédure de résolution des cas de violation manifeste des droits de titulaires de marques.  Elle vient s’ajouter à la procédure existante, l’UDRP, non s’y substituer: « l’URS est destinée à combler un vide dans les options de résolution des litiges ». Le National Arbitration Forum ne partage pas cette vision: selon cet organisme, cette définition correspond à l’objet même de l’UDRP, suggérant que la procédure UDR aurait peu a peu été étendue pour englober désormais tout litige portant sur la titularité d’un nom de domaine. Quant aux domainers, ces derniers ont leur propres définitions de la procédure : « UDRP sous stéroïdes » ou, en plus fleuri et aussi plus définitif:  « U R Screwed »…
Tentons d’y voir un peu plus clair :

L’URS a pour ambition d’apporter aux titulaires de marques un moyen efficace (comprendre : rapide et peu onéreux) de neutralisation des noms de domaines contrefaisant manifestement leurs droits, tout en préservant (un minimum) ceux des titulaires des noms de domaines litigieux.
En pratique, l’IRT propose une procédure entièrement électronique, résolue en une vingtaine de jours et aboutissant non pas au transfert du nom de domaine mais à sa neutralisation (« freeze »), pour une fraction du coût d’une UDRP.

L’URS semble largement s’inspirer de la procédure mise en place par le registre du .UK, Nominet. Un parallèle peut également être fait avec notre PREDEC.

On notera avec intérêt le succès croissant de ces procédures alternatives administrées par les services juridiques internes aux registres nationaux, plus rapides et moins onéreuses que l’UDRP.

L’apport essentiel de ce projet de nouvelle procédure est d’alléger considérablement la facture liée à la protection des marques confrontées à des enregistrements abusifs de noms de domaine. Ce n’est pas tant le montant des taxes (pourtant amplement réduits) que l’automatisation de la rédaction des plaintes qui diminuera considérablement le coût global supporté par les titulaires de marques. Associée à un traitement rapide des dossiers, l’URS dispose alors d’arguments bien supérieurs à ceux de l’UDRP.

Si elle est adoptée en l’état, l’Uniform Rapid Suspension System constituera l’outil privilégié de protection des marques qui tenteront de faire face, avec l’ouverture généralisée des gTLDs, à l’explosion programmée du cybersquatting.
Cette procédure est cependant loin d’être exempte de défauts et certaines des craintes soulevées par les domainers et autres acteurs de l’Internet semblent légitimes.

• La sanction choisie, le « gel » du domaine pendant toute la durée de son enregistrement, fait peser un nouveau fardeau sur les épaules des titulaires de marques qui devront renouveler la procédure au « dégel » du domaine, ou poser des snapback pour leur récupération, aboutissant de fait à la situation actuelle. (constitution de portefeuilles de domaines inutiles, défensifs). Cette sanction pose plus de questions qu’elle n’en résout : une UDRP pourra-t-elle entrainer le « dégel » d’un domaine ? (quid d’un domaine enregistré pour dix ans ? deviendrait-il ainsi indisponible à tous pour cette durée ?)

• Mais l’interrogation principale est celle de la qualité de l’examen effectué sur chaque affaire. Le projet prévoit en effet que 15 minutes seulement soient accordées à l’examen de chaque nom de domaine litigieux. Sachant que l’on peut mettre en cause 25 domaines pour la modique somme de 200$, la question de la rémunération des panelists se pose.

A trop vouloir réduire les coûts, le règlement alternatif des litiges marques vs noms de domaine glisse (dérape ?) d’une procédure quasi arbitrale ménageant les principes directeurs du procès vers une procédure administrative pour le moins expéditive. Sans aller jusqu’à avancer qu’un nom de domaine est un titre de propriété, sa valeur économique est certaine et une procédure expédiée aboutissant à sa neutralisation aurait un arrière-gout d’expropriation.

Conclusion
L’URS rassure un peu les titulaires de marques car le système actuel aurait implosé avec la libéralisation des gTLDs : le fardeau financier pesant sur les titulaires de marques aurait été trop grand.
Cependant, gros doutes subsistent sur la qualité de la solution apportée :
-    titulaires de domaines par trop défavorisés
-     risques d’abus de la procédure qui ne seront pas adressés par le dispositif anti abus car c’est la qualité intrinsèque de l’examen qui ne sera pas au rendez-vous.  (ex : Possibilité de jouer du système en invoquant une marque descriptive enregistrée auprès d’un Office moins regardant que d’autres).

Alexandre TESSONNEAU / Sylvain HIRSCH

Tableau comparatif URS / PREDEC :

A lire dans NameSmash l’article de Deborah A. Wilcox et Brandt W. Gebhardt du Cabinet Baker & Hostetler LLP:

“Cybersquatters Use India Courts to Stall Legal Action“

Sylvain Hirsch

Une bien intéressante décision a été rendue le 6 mars 2009 dans le cadre d’une plainte auDRP (Australie) à l’encontre de 66 noms de domaine.

Cette plainte a été formée par 9 plaignants à l’encontre du déposant de ces noms et pose la question de la validité d’une plainte unique formée par plusieurs plaignants contre un seul et même défendeur.

En effet, si les principes AuDRP, calqués sur ceux des UDRP,  prévoient le cas de la consolidation des litiges (à savoir plusieurs plaintes d’un même plaignant à l’encontre d’un même défendeur présentées à un unique panel), ils n’explicitent pas le cas d’une plainte unique formée par plusieurs plaignants contre un seul défendeur.

En l’espèce, le défendeur a ainsi justement soulevé la non-recevabilité de la plainte car l’auDRP ne prévoit pas cette hypothèse.

Néanmoins, le Panel, joueur, a fait valoir que l’auDRP n’interdit pas expressément une telle situation et décide de se prêter à l’exercice délicat de définir et proposer des règles applicables dans ce type de dossier.

Sur le modèle de la « consolidation des litiges », le Panel nomme cette situation la « consolidation de multiples plaignants ».

Tout d’abord, le Panel établit le principe fondamental à la reconnaissance d’une telle consolidation : les plaignants doivent avoir un grief commun contre le défendeur. Cela peut être un intérêt légal commun sur les droits atteints par la conduite du défendeur. Cela peut également être une situation commune de cible de la conduite du défendeur qui affecte les intérêts légaux individuels des plaignants.

Afin d’autoriser ce type de consolidation le Panel doit répondre à deux questions :
1) les plaignants ont-ils un réel grief commun contre le défendeur,
2) si oui, sera-t-il équitable et efficace de permettre une consolidation des plaignants ?

A cette fin, le Panel propose des règles pour aider à répondre, au cas par cas, à ce type de plainte :

1. la charge d’établir les justifications d’une consolidation incombe aux plaignants.
2. les raisons de la plainte commune doivent être expressément décrites par les plaignants.
3. les plaignants doivent prouver un grief commun contre le défendeur.
4. dans le cas où les plaignants ne pourraient pas prouver un intérêt légal commun, ils doivent être en mesure d’établir une atteinte commune de par l’attitude du défendeur.
5. le défendeur doit pouvoir répondre aux arguments justifiant la consolidation.
6. il revient au Centre d’arbitrage de déterminer si les plaignants ont justifié leur demande de consolidation.
7. à cette fin, le Centre doit prendre en compte un certain nombre de facteurs et rendre sa décision.
8. si le moindre doute subsiste, le Centre doit rejeter la demande de consolidation ou demander des informations complémentaires.
9. si la demande de consolidation est acceptée, un Panel est saisi pour rendre une décision sur le fond.

Dans le cas présent, la réponse a la 1ère question était négative : les plaignants n’ont pu prouver un intérêt légal commun sur les droits visés par la plainte, ni un préjudice commun provoqué par la conduite du défendeur.

En effet les plaignants n’avaient pas tous de droits de marques enregistrées sur les dénominations reprises dans les noms visés par la plainte. Par ailleurs, les réservations des noms incriminés étant étendues dans le temps et les dénominations étant composées de termes du langage commun, le Panel a considéré que le défendeur n’avait pas eu l’intention de porter préjudice aux plaignants.

Aussi, la consolidation de la plainte ne se trouve pas justifiée en l’espèce.

De fait, en refusant cette plainte commune, le Panel oblige les plaignants à soumettre individuellement de nouvelles plaintes.
Le Panel n’a donc pas, pour le moment, à statuer sur le fond.

Ce que cette décision n’explicite pas ce sont les raisons qui ont poussé ces 9 plaignants à s’unir contre le défendeur. Vraisemblablement ces plaignants sont du même corps de métier, voire supposés concurrents. Nous pouvons imaginer que ces sociétés ne souhaitaient pas particulièrement faire avancer la pratique en matière de plainte UDRP… Alors, ne s’agissait-il pour elles que d’économiser les taxes afférentes aux plaintes ? Ou bien, en extrapolant de manière excessive, cette plainte commune n’était elle pas une manière déguisée d’empêcher un nouvel acteur de s’installer sur leur marché ? Les plaintes UDRP pourraient alors être détournées de leur but premier pour devenir des outils anti-concurrentiels ?
Même si cette hypothèse est peu vraisemblable, le soin apporté par le panel dans cette décision de cadrer et proposer des éléments de réponse face à une plainte de ce type est particulièrement appréciable et rassurant.

Laëtitia Canezza